Merek Terdaftar Bukan untuk Diboncengi: Analisis Yuridis Terhadap Praktik Passing Off di Indonesia

Oleh: Auren Nanda Vrista
Pemerhati Kekayaan Intelektual tinggal di Bali

PENDAHULUAN

Di era ekonomi kreatif, merek bukan lagi sekadar stiker di kemasan. Merek adalah nyawa sebuah bisnis. Di dalamnya melekat investasi promosi, jaminan kualitas, loyalitas pelanggan, hingga goodwill yang dibangun bertahun-tahun.

Bayangkan jika kerja keras 10 tahun itu tiba-tiba “dibonceng” oleh kompetitor yang hanya mengganti 1 huruf dari nama merek Anda. Konsumen terkecoh, penjualan turun, reputasi hancur.

Inilah yang disebut praktik passing off atau pemboncengan reputasi. Di Indonesia, praktik ini bukan sekadar “tidak etis”. Ia adalah pelanggaran hukum yang diatur tegas dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja.

Artikel ini akan mengulas bagaimana hukum Indonesia memandang pemboncengan merek, dari asas first to file hingga sanksi pidana, serta langkah preventif yang bisa dilakukan pemilik merek.

I. ASAS FIRST TO FILE DAN BATASANNYA

Pasal 3 UU MIG menganut asas first to file. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Artinya, siapa yang pertama kali mendaftarkan, dialah yang memiliki hak eksklusif. Hak eksklusif ini meliputi hak untuk menggunakan sendiri, melisensikan, mengalihkan, atau melarang pihak lain menggunakannya.

Namun asas ini bukan berarti “siapa cepat dia menang” secara membabi buta. Legislator sudah mengantisipasi penyalahgunaan melalui Pasal 21 UU MIG.

Pasal ini menjadi “filter” utama. Permohonan merek wajib ditolak jika: 

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis;

2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa tidak sejenis, dengan syarat dapat menimbulkan asosiasi atau merugikan reputasi merek terkenal tersebut.

Kata kuncinya adalah “persamaan pada pokoknya”. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) merumuskan bahwa ini adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur dominan. Penilaiannya bisa dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur, maupun persamaan bunyi ucapan.

Dengan demikian, mengganti “Adidas” menjadi “Adidos” atau “Warkop” menjadi “Warkopi” tetap bisa ditolak karena unsur dominan “WAR-KO-”  nya masih melekat kuat.

II. IKTIKAD TIDAK BAIK: JANTUNG DARI PELANGGARAN PEMBONCENGAN

Yang membuat pemboncengan menjadi sangat serius adalah unsur iktikad tidak baik. Ini diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG.

Penjelasan resminya menyatakan iktikad tidak baik ditunjukkan oleh: “maksud untuk meniru, mengikuti atau membonceng ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen.”

Ada 3 unsur penting di sini: 

1. Niat Meniru/Bonceng: Pemohon tahu ada merek terkenal, tapi sengaja mendekatinya.

2. Persaingan Tidak Sehat: Tujuannya memotong jalan, tidak membangun reputasi sendiri.

3. Menyesatkan Konsumen: Menimbulkan kekeliruan di pasar. Konsumen mengira ada hubungan lisensi, afiliasi, atau sponsor.

DJKI dalam praktik pemeriksaannya tidak hanya melihat teks. Mereka juga mempertimbangkan: kekuatan pembeda merek, tingkat pengenalan di masyarakat, jenis barang/jasa, dan apakah ada bukti niat buruk seperti riwayat sengketa sebelumnya.

Inilah mengapa pembuktian iktikad tidak baik sering menjadi kunci dalam sengketa pembatalan merek di Pengadilan Niaga.

III. SANKSI HUKUM: DUA JALUR YANG BISA DITEMPUH

UU MIG memberikan 2 jalur perlindungan sekaligus kepada pemilik merek.

1. Jalur Perdata – Pasal 83 UU MIG 

Pemilik merek terdaftar dan penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Tuntutan yang bisa diajukan: 

a. Ganti rugi: Menghitung kerugian nyata, kehilangan keuntungan, dan kerusakan reputasi. 

b.  Penghentian: Perintah hakim agar tergugat berhenti memproduksi, menjual, mengiklankan, dan memusnahkan barang yang melanggar. 

c.  Pengumuman putusan: Untuk memulihkan nama baik.

Gugatan ini bersifat strict liability. Artinya, tidak perlu membuktikan adanya kerugian dulu. Cukup buktikan adanya penggunaan tanpa hak atas merek yang sama/persamaan pada pokoknya.

2. Jalur Pidana – Pasal 100 dan 102 UU MIG 

Ini yang membuat jera. 

a.  Pasal 100 ayat (1): Menggunakan merek “sama pada keseluruhannya” → Pidana 5 tahun dan/atau denda Rp2 Miliar. 

b.  Pasal 100 ayat (2): Menggunakan merek “sama pada pokoknya” → Pidana 4 tahun dan/atau denda Rp2 Miliar. 

c. Pasal 102: Menjerat pedagang/perantara yang menjual barang hasil pelanggaran jika “mengetahui atau patut menduga”.

Adanya ancaman pidana ini menunjukkan negara menempatkan merek sebagai bagian dari ketertiban umum di bidang perdagangan.

IV. STUDI KASUS: DARI WARKOP DKI HINGGA MIE GACOAN

Publik tentu ingat kasus WARKOP DKI vs WARKOPI. Tahun 2021, DJKI menolak permohonan “WARKOPI” karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “WARKOP DKI” yang sudah sangat terkenal di bidang jasa hiburan dan kuliner. DJKI saat itu mengaitkannya dengan Pasal 100 ayat (2) UU MIG.

Contoh lain: sengketa Mie Gacoan vs Mie Gaco atau Fore Coffee vs Four Coffee. Polanya sama: mengambil unsur dominan dari merek yang sudah punya reputasi kuat, lalu membuat variasi kecil.

Kasus-kasus ini membuktikan 1 hal: Mahkamah dan DJKI tidak lagi menilai secara tekstual belaka. Mereka melihat “kesan keseluruhan” dan “potensi kebingungan di pasar”.

V.   UPAYA PREVENTIF DAN KOREKTIF BAGI PEMILIK MEREK

Pemilik merek tidak boleh pasif. UU MIG sudah menyiapkan 2 mekanisme:

1. Mekanisme Preventif: Keberatan – Pasal 14 & 16 UU MIG 

Setelah permohonan merek diumumkan selama 2 bulan di Berita Resmi Merek, setiap pihak yang berkepentingan boleh mengajukan keberatan tertulis ke DJKI dengan membayar biaya. Ini adalah “dinding pertama”. Lebih murah dan cepat dibanding gugatan.

2. Mekanisme Korektif: Pembatalan – Pasal 76 dan 77 UU MIG 

Jika merek pelanggar sudah terlanjur terdaftar, pemilik merek asli bisa mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga. Alasannya bisa karena adanya persamaan, merek terkenal, atau iktikad tidak baik. Gugatan bisa diajukan kapan saja tanpa batas waktu jika didasarkan pada iktikad tidak baik.

Selain itu, pemilik merek juga wajib melakukan due diligence sebelum meluncurkan merek baru. Cek di pangkalan data DJKI di http://merek.dgip.go.id. Pastikan tidak ada unsur dominan yang sama.

PENUTUP: MEREK ADALAH HAK, BUKAN JALAN PINTAS

Membangun merek adalah maraton. Butuh modal, waktu, konsistensi, dan kepercayaan. Sementara membonceng merek orang lain adalah sprint ilegal yang berisiko.

UU MIG sudah sangat jelas. Negara melindungi hak eksklusif pemilik merek. Setiap upaya meniru, membonceng, atau mengambil keuntungan dari reputasi orang lain dapat berujung pada gugatan perdata miliaran rupiah dan ancaman pidana penjara.

Bagi pelaku usaha, pesannya sederhana: Berinovasilah. Ciptakan identitas Anda sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa mengubah 1 huruf akan membuat Anda aman.

Karena dalam hukum merek, yang dilindungi bukan hanya “nama”. Yang dilindungi adalah reputasi, kepercayaan, dan kerja keras di balik nama itu.

Merek terdaftar bukan untuk diboncengi. Ia adalah hak yang harus dihormati.